De rode zolen en hun wezenlijke waarde

Op 27 juli 2013 heeft de rechter bevestigd dat het rode zolen-merk van Christian Louboutin een geldig merk is. Een geldig merk, wat betekent dat? En wat is eigenlijk het verschil tussen een merkrecht en een auteursrecht?

Het is mij opgevallen dat veel mensen het onderscheid tussen het merkenrecht en het auteursrecht niet kennen. Dit is niet heel verwonderlijk. Men moet mij immers ook niet vragen naar het verschil tussen een koppakking en een distributieriem. Een auteursrecht wordt verkregen op een werk, bijvoorbeeld een schilderij of een foto. Iedere creatie kan een werk zijn zolang het maar origineel is. Van onderstaande pump kan bijvoorbeeld gezegd worden dat het een origineel ontwerp is, omdat er creatieve keuzes zijn gemaakt. Zo'n hak onder een schoen heb ik in ieder geval nooit eerder gezien! Een simpele zwarte pump met een normale hak daarentegen zal vaak niet als een werk in de zin van de Auteurswet worden gezien, omdat het niet origineel genoeg is.

Op deze post rust weer wel een auteursrecht. Het is namelijk het resultaat van mijn eigen creatieve keuzes en niet ontleend aan het werk van een ander.

Een merk is een ander verhaal. Merken worden door ondernemingen gebruikt om hun waren of diensten te onderscheiden van de waren of diensten van andere ondernemingen. Het merk hoeft niet origineel te zijn: het merk Ajax voor een voetbalvereniging kan prima bestaan naast het merk Ajax voor schoonmaakmiddelen. Wat kan een merk zijn? Woorden, afbeeldingen, vormen, kleuren, combinaties hiervan enzovoorts, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat een merk over onderscheidend vermogen moet beschikken. Dit houdt in dat het merk geschikt moet zijn om duidelijk te maken dat een product of dienst afkomstig is van een bepaalde onderneming. Twee keer het merk Ajax voor schoonmaakmiddelen is dus minder goed denkbaar, omdat het latere merk in dat geval niet onderscheidend genoeg is. Zo is ook het merk “mooie schoenen” voor schoenen niet onderscheidend, omdat het te beschrijvend is.

Een voorbeeld uit de praktijk: het modelabel Supertrash verkoopt kleding en andere modeaccessoires. Op de stukken die origineel genoeg zijn, rust een auteursrecht en geen merkenrecht. Onderstaand merk wordt gebruikt om aan te duiden dat de stukken afkomstig zijn van deze onderneming. Tegelijkertijd rust er een auteursrecht op dit logo, omdat er ook bij het ontwerp van dit logo creatieve keuzes zijn gemaakt.

Terug naar de Louboutin-uitspraak. Eén van de vragen die aan de orde was, is de vraag of een rode schoenzool geschikt is om duidelijk te maken dat de schoenen afkomstig zijn van de onderneming Christian Louboutin. De rechter vindt van wel, omdat de rode schoenzolen zijn ingeburgerd. Met andere woorden: in de loop van de jaren is het publiek de rode zolen door het intensieve gebruik dat Louboutin ervan heeft gemaakt, gaan herkennen als een onderscheidingsteken van Louboutin. Bij kleuren is dit overigens vaak een eis. De kleur moet zijn ingeburgerd voordat het een geldig merk kan zijn. Dit geldt ook voor vormen. Vormen moeten in veel gevallen inburgeren voordat ze een merk kunnen zijn. Een voorbeeld van een vormmerk is het Wokkels-chipje van Lays. Het publiek weet bij het zien van de spiraalvormige chipjes dat deze zoutjes afkomstig zijn van de onderneming Lays.

Persoonlijk ben ik van mening dat het rode zolen-merk een zuiver kleurmerk is. De rechter oordeelde dat het merk van Louboutin aspecten heeft van zowel een kleurmerk als een vormmerk. In de merkenwetgeving is vastgelegd dat bepaalde vormen geen merk kunnen zijn en ook nooit kunnen inburgeren. Dit zijn:

- vormen die door de aard van de waren worden bepaald, bijvoorbeeld de verpakking van eieren;
- vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen;
- vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven.

De laatste uitsluitingsgrond zou weleens een probleem kunnen opleveren voor het rode zolen-merk. Kledingmerk G-Star heeft recent ondervonden dat deze leer in de weg kan staan aan het deponeren van een geldig vormmerk. G-Star probeert namelijk al jaren de vorm van haar Elwood-spijkerbroek als merk te beschermen. De hoogste rechter in ons land heeft recent bevestigd dat de vormgeving van de spijkerbroek geen merk is (overigens rust er op de spijkerbroek wel een auteursrecht!). De voornaamste reden hiervoor is dat de vorm van de spijkerbroek een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Dit betekent dat de vorm en het uiterlijk van de broek in belangrijke mate de marktwaarde van de broek bepalen. Met andere woorden: is de aantrekkelijkheid van de vorm een bepalend element bij de aankoopbeslissing? De rechter vindt van wel en om deze reden kan de vorm van de Elwood-spijkerbroek geen merk zijn.

Wat heeft dit te maken met de rode zool van Louboutin? Als de rechter van mening is dat het rode zolen-merk een (gedeeltelijk) vormmerk is, dan zou de wezenlijke waarde-leer van toepassing kunnen zijn op het merk. Het merk kan dan alsnog nietig worden verklaard op de grond dat het aantrekkelijke uiterlijk van het merk bepalend is bij de aankoopbeslissing. Ik denk dat veel vrouwen het met mij eens zijn dat zo'n rode zool onder een hooggehakte schoen een lust voor het oog is. Veel meer dan een soortgelijke schoen met een normale, zwarte zool. Wezenlijke waarde bij uitstek dus!

De vraag is dus: is het rode zolen-merk wel een gedeeltelijk vormmerk?
Ik ben van mening dat dit niet het geval is. De rode zool maakt inderdaad deel uit van de waar, namelijk de schoen. Maar alleen de kleur en de plaats waarop de kleur wordt aangebracht, kenmerken het merk. Het gaat dus te ver om het merk direct als vormmerk te beschouwen. Er is immers niets speciaals aan de vorm. Schoenzolen onder hoge hakken zullen altijd min of meer dezelfde vorm hebben. Ook de tekst van de wet is veelzeggend: Niet als merken kunnen worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. In dit geval geeft de vorm van de schoenzool geen wezenlijke waarde aan de waar.

Ik ben in ieder geval zeer benieuwd naar deze zaak in hoger beroep!

Het is niet makkelijk gebleken om een inhoudelijke IE-blog te schrijven, die interessant is voor de professional en begrijpelijk voor de leek. De één vindt het te simpel geschreven en de ander vindt het niet inhoudelijk genoeg. Ik doe mijn best om het voor iedereen interessant te houden. Feedback is dan ook altijd welkom!